Hợp đồng li–xăng là dạng đặc thù của hợp đồng chuyển giao công nghệ. Đây là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Theo đó, tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu trí tuệ ( bên chuyển quyền sử dụng thường được gọi là bên giao) cho phép cá nhân tổ chức khác ( bên nhận quyền sử dụng – thường được gọi là bên nhận) sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ đó
1. Phân loại hợp đồng li-xăng
Li-xăng có thể được phân chia theo các tiêu chí khác nhau:
a) Theo phạm vi quyền của bên nhận li-xăng
– Li-xăng độc quyền: là dạng li-xăng mà theo đó bên giao chuyển giao độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho bên nhận chuyển giao, trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, bên chuyển giao không được ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hà công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên nhận chuyển quyền. Bên nhận chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có thể chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho chủ thể khác trong thời hạn hợp đồng, nhưng không được quyền định đoạt chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp đó cho chủ thể khác.
– Li-xăng không độc quyền: là dạng li-xăng mà theo đó bên giao chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho bên nhận và chủ sở hữu công nghiệp vẫn có quyền sử dụng và có thể vẫn được hoặc không còn được chuyển giao quyền sử dụng cho bên thứ ba trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
– Li-xăng không độc quyền là hợp đồng li-xăng mà theo đó bên chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp vừa chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó cho bên nhận chuyển giao trong phạm vi và thời hạn chuyển giao; đồng thời vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó và còn có thể chuyển giao đối tượng sở hữu công nghiệp đó cho bên thứ ba trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Trong trường hợp này, nhiều chủ thể có thể cùng khai thác, sử dụng đối tượng hữu công nghiệp theo phạm vi, mức độ, mục đích khác nhau nhưng không làm ảnh hưởng đến lợi ích của các chủ thể khác.
b) Theo chủ thể là bên chuyển giao quyền sử dụng trong hợp đồng li-xăng
– Li-xăng cơ bản: là hợp đồng li-xăng, trong đó bên chuyển giao quyền sử dụng chính là chủ sở hữu đối tượng công nghiệp. Căn cứ để li-xăng là quyền sở hữu công nghiệp được xác lập theo văn bằng bảo hộ, hoặc do được người khác chuyển giao quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp hợp pháp.
– Li-xăng thứ cấp không cơ bản là dạng li-xăng mà bên chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không phải là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp là người được chuyển giao li xăng độc quyền và được phép chuyển giao li-xăng cho bên thứ ba ( li xăng thứ cấp ). Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp luôn là hợp đồng có tính chất phái sinh, nó chi phát sinh khi một hợp đồng độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đã được giao kết và có giá trị pháp lý…
c) Theo ý chí của các bên khi chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
– Li-xăng theo hợp đồng ( hay li-xăng tự nguyện ): là li-xăng cấp theo thỏa thuận giữa bên chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và bên nhận chuyển giao quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp đó.
– Li-xăng không tự nguyện ( li-xăng bắt buộc ): là li-xăng cấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong một số trường hợp nhất định khi hai bên không đạt được thỏa thuận. Li-xăng bắt buộc chỉ áp dụng cho các sáng chế mà không áp dụng cho các đối tượng sở hữu công nghiệp khác.
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho một chủ thể khác mà không cần có sự đồng ý của người nắm giữ độc quyền sáng chế. Việc bắt buộc chuyển giao sáng chế chỉ được áp dụng trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh. Đây được coi là giới hạn của quyền sở hữu công nghiệp nhằm cân bằng giữa lợi ích của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và lợi ích công, hạn chế độc quyền.
2. Chủ thể giao kết hợp đồng li-xăng
– Bên chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu công nghệ: là chủ Sở hữu đối tượng sở hữu công nghệ, người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng, nhãn hiệu… hoặc được chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp các đối tượng sở hữu công nghệ đó
Bên chuyển quyền cũng có thể là người được chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp chuyển quyền sử dụng độc quyền đối tượng sở hữu công nghiệp và được phép chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó cho bên thứ ba. Trong trường hợp này, người có độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có những quyền năng giống như chủ sở hữu đối tượng, trừ quyền định đoạt quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp.
– Bên được chuyển quyền là tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu được sử dụng, khai thác đối tượng sở hữu công nghiệp. Thông qua hợp đồng li-xăng, bên được chuyển giao được phép khai thác đối tượng đó trong phạm vi, thời hạn mà các bên thỏa thuận, đồng thời có nghĩa vụ trả phí theo thỏa thuận.
Các bên trong hợp đồng li-xăng có thể ủy quyền cho chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thay mặt mình giao kết và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký hợp đồng.
3. Đối tượng của hợp đồng li-xăng
Đối tượng của hợp đồng li-xăng là các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
“ Đối tượng sở hữu công nghiệp ” là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không thể là đối tượng của hợp đồng li-xăng, bởi chỉ dẫn địa lý là tài sản công, thuộc sở hữu nhà nước. Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn đại lý cho tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn đại lý tại địa phương đó, nhưng họ không thể chuyển quyền này cho người khác.
Tên thương mại là danh xung của chủ sở hữu trên các giấy tờ giao dịch, trên biển hiệu, sản phẩm… của mình, do vậy, chủ sở hữu không được phép chuyển giao quyền sử dụng đối với tài sản là tên thương mại của mình.
Đối tượng của hợp đồng li-xăng là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu.
4. Điều khoản chủ yếu của hợp đồng li-xăng
Hợp đồng li-xăng phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Căn cứ chuyển giao li-xăng
Điều khoản về căn cứ chuyển giao li-xăng phải khẳng định tư cách chuyển giao li-xăng của bên giao li-xăng,
b) Đối tượng li-xăng
Cần xác định phạm vi đối tượng sở hữu công nghiệp mà bên nhận được sử dụng: một phần hay tòan bộ khối lượng bảo hộ được xác lập theo văn bằng bảo hộ, giới hạn hành vi sử dụng mà bên nhận được phép thực hiện ( tất cả hay một số hành vi sử dụng thuốc độc quyền của bên giao) ; Tên, số, ngày cấp và thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ thuộc quyền sở hữu của bên giao ; hoặc tên, ngày ký, số đăng ký và thời hạn hiệu lực của hợp đồng li-xăng cấp trên, trong đó li-xăng độc quyền được cấp cho bên giao ( đối với li-xăng thứ cấp ).
c) Phạm vi li-xăng
Điều khoản về vi phạm li-xăng phải chỉ ra các điều kiện giới hạn quyền sử dụng của bên nhận ; dạng li-xăng: li-xăng độc quyền hay không độc quyền, li-xăng có phải là li-xăng thứ cấp hay không. Lãnh thổ li-xăng: xác định phạm vi lãnh thổ mà tại đó bên nhận được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.
d) Thời hạn li-xăng
Điều khoản về thời hạn li-xăng phải xác định khoảng thời gian mà bên nhận được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ( thuộc thời hạn hiệu lực của bằng độc quyền, hoặc thời hạn của hợp đồng li-xăng độc quyền ).
e) Giá li-xăng và phương thức thanh toán
Điều khoản về giá li xăng ( hay phí li-xăng ): phải quy định khoản tiền mà bên nhận phải thanh toán cho bên giao để được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng. Phí li-xăng do các bên thỏa thuận dựa trên cơ sở ước tính hiệu quả kinh tế ( mà bên nhận có thể thu được từ việc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giá chuyển giao công nghệ.
Đối với li-xăng miễn phí, hợp đồng cũng phải ghi rõ bên nhận không phải trả phí li-xăng cho bên giao. Điều khoản về phương thức thanh toán phải quy định thời hạn, phương tiện, cách thức thanh toán phí li-xăng.
5. Điều khoản tùy nghi của hợp đồng li-xăng
Ngoài các điều khoản chủ yếu trên, các bên trong hợp đồng li-xăng còn thỏa thuận về các điều khoản khác:
a) Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên
Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên cần thỏa thuận các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên đối với nhau với điều kiện không trái với các quy định của pháp luật, đặc biệt phải có các nội dung sau đây:
b) Điều kiện sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng
Điều khoản về điều kiện sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng cần thỏa thuận các điều kiện theo đó có thể sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật. Các nội dung cần đưa vào hợp đồng bao gồm:
( i ) Mọi thay đổi liên quan đến hợp đồng đã được đăng ký đều phải được lập thành văn bản, được người đại diện có thẩm quyền của các bên ký và phải được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì mới có hiệu lực ;
( ii ) Hợp đồng mặc nhiên bị đình chỉ nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên giao bị đình chỉ hoặc xảy ra trường hợp bất khả kháng khiến cho nội dung hợp đồng không thể thực hiện được ;
( iii ) Hợp đồng mặc nhiên bị vô hiệu hóa nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên giao bị hủy bỏ.
6. Những điều khoản không được phép thỏa thuận trong hợp đồng li-xăng
Hợp đồng li-xăng không được phép có những điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận, đặc biệt là những điều khoản không xuất phát từ quyền của bên giao đối với đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc không nhằm bảo vệ các quyền đó. Trường hợp các bên trong hợp đồng có thỏa thuận về những điều khoản đó, thỏa thuận đó vô hiệu.
Hợp đồng li-xăng phải được chính các bên thông qua người đại diện hợp pháp của mình ký kết.